日本側の声として、中国企業とライセンス契約を締結して、特許・ノウハウ技術のライセンスを許諾したけれど、一向に契約通りに履行してくれない。ライセンス契約上、中国企業(ライセンシー)から支払われる契約金(upfront money)も日本側の銀行に入金されるまで、果たして支払ってくれるのか否か、読めない、そういった不審の念を抱かれている方も多いと思います。然しながら、そもそも、契約の締結に至るまでに、日本側から契約条件の一方的な押し付けといったようなことは無かったでしょうか? 中国の法制度をきちっと理解した上で、契約交渉がなされたでしょうか? それを知っていれば、同じ条件を別角度から契約に落とし込んでいったかも知れません。今回は、先ず、中国企業とのライセンス契約に適用される中国法の概観、及び、契約登録制度について説明した上で、次回以降のテーマに繋げて、中国企業がキッチリと履行できるような契約の締結する為の道筋を探っていきたいと思います。
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1.発明の場所と日本・米国特許法

日本国内の研究所等で生まれた発明は、どこの国で最初に特許出願をしようと、これは、出願人の勝手です。米国の企業が、日本にある研究機関に研究を委託して、そこから発明が生まれたと仮定しましょう。米国企業と日本の研究機関の両者間の契約で、当該委託研究から生まれた発明は米国企業に帰属すると合意していれば、米国企業は、当該発明を自己の名義で特許出願して権利化することができます。その際、米国企業は、最初の特許出願を、日本でするのか、それとも米国でするのか、自己の都合で、自由に決定することが出来ます。

一方で、米国国内で生まれた発明については、米国特許法の下で、先ず、米国での出願が求められます。それを望まず、海外(例えば日本)で先に出願したい場合には、米国特許庁に発明の内容を説明する書類を提出して、先に海外出願することの許可をとる必要があります。

2.中国国内で生まれた発明と中国特許法

では、中国国内で生まれた発明については、中国特許法の下では、どの様な取り扱いを受けるでしょうか? 米国の制度と同様です。中国で先ず、特許出願を済ませていれば、その後に海外(中国国外)に出願することができます。然しながら、海外で先に特許出願しようとする場合には、中国特許庁に秘密審査を請求し、事前の許可を得る必要があります(中国特許法§20)。中国国内で生まれた発明が武器等の国防に関わる発明、又は中国の国益に重大な影響を与える発明の場合には、中国の制度上、国防特許出願又は秘密特許出願と認定され、国益保護の為に出願は公開されません。当該発明に該当するか否かは、秘密審査という手続きを経て確認されます。ここで、もし、自由に海外出願を認めると、それによって申請された海外の出願が自動的に公開され、秘密が守られなくなってしまうことに繋がるので、このような制度をとっているとされています。もし、中国特許庁の事前許可を得ずに海外出願した場合、その後、当該海外出願に基づいて出願された対応の中国出願は、特許されませんし(§20④)、たとえ特許されたとしても無効となりえます(§45、実施細則§65)。

3.中国で生まれた発明への出願対応

さて、日本の企業が米国の研究機関と組むことによって米国国内の研究所等で生まれた発明については、米国特許法の要請に従って、米国で最初の特許出願をすることについては、あまり、抵抗感がないと思います。一方で、中国で生まれた発明については、最初に中国へ特許を出願するとなると、それは、中国語での出願となり、心理的な?抵抗もあるかもしれません。

一つの例ですが、日本企業が自社の新製品の特性についての試験データを取得する目的で中国の研究受託機関に試験を委託した場合を例にとって考えてみましょう。日本企業及び中国の研究受託機関の間で事前に委託契約を取り交わし、その中で、当該研究機関が試験の実施により生まれたデータの所有権は、研究費を負担している委託側(日本企業)に帰属させる、と定めていくのが、一般的な手法だと思います。その場合、当該日本企業が中国で生まれたデータをそれ以降に提出される特許出願の実施例に何らかの形で盛り込んで使用する場合、すこし、微妙な問題が含まれます。中国側に研究を委託する前に日本側で発明の構想が練られた上で、そのデータ取りのみを中国の研究機関の研究テクニシャンに依頼する場合、中国テクニシャンは発明者として認定されないでしょうから、そのデータは中国国内で完成した発明には該当せず、問題は起こりません。しかしながら、中国側の研究テクニシャンが発明者と認定され、日本側の研究者との共同発明が成立する場合はどうか、それは、貢献度の問題で、中国側の発明者の貢献度が比較して高ければ、中国国内で完成した発明とされます。その場合には、たとえ当事者間の契約によって、当該発明が日本側に帰属すると定められていたとしても、上記の§20に従った処理が必要となります。即ち、先に中国で特許出願をするか、それを望まない場合、中国で秘密審査を受けてから海外(日本)出願をせねばならないことになります。

日本企業が自己に関わる発明で、それが米国国内の研究機関等で生まれた発明を特許出願する場合には、米国の発明者と自己が指名する米国の特許専門家の間で直接、議論してもらった上で出願明細書を作成、日本側がその明細書の英文版をチェックした上で、米国特許庁に特許出願する、そういった仕事の仕方をすることになっているでしょう。さて、今後、日本企業にとって、自己に関わる発明で、それが中国の研究機関で生まれた発明、即ち、中国産の発明が多く生まれてくることが予想されます。その中国産の発明の特許出願をする場合を想定して、中国の研究者と中国の特許専門家の間で中国語の出願明細書を作成、それを日本側がチェックする、そういった体制を早く作っていくことを考える必要があると思います。日本には、中国人の特許専門家、少なからずいらっしゃいますが、中国には日本人の特許専門家、限られているといった印象です。いつやるの?今でしょ!

以上

会社時代(藤沢薬品、今のアステラス)、天然物の研究者の片腕?の役割で東南アジアのある国から新規医薬品の種となりうる微生物を豊富に富む土壌を入手する仕事を一緒にさせて頂いたことがあります。当時、友人であるその研究者が、中国のベトナム国境近く、雲南省の微生物が欲しいと呟かれて、では、次は雲南から、と思っていたのですが、それは実現せず、お蔵入り。先月、ウイグル族のテロ事件があった省都の昆明のはるか南の山岳地帯、神秘に包まれている?

手に入りにくいと、チャレンジ精神が掻き立てられる?のかもしれませんが、今回は、手に入りにくい背景、関連する特許法の枠組み・構成について、説明したいと思います。

中国では、国から給付対象となる(全額、自己負担とはならない)医薬品を掲載している国家基本医薬品リストの全品目のうち、漢方薬が4割を占めており、医薬品として存在感たるや、日本とは違ったものがあります。その漢方薬の多くは天然の植物由来です。また、新薬のR&Dの側面では、低分子化合物の医薬品については、日米欧に大幅に遅れをとっていることから、医薬品国家五か年計画等でも、バイオ医薬に力点が置かれており、漢方薬、植物抽出成分を対象とした研究開発もその柱の一つ、戦略分野に指定されています。

一方で、このような微生物や植物は、人類に新しい医薬品等の製品をもたらす「遺伝資源」として捉えて、これらの「遺伝資源」を保護するための国際的な条約があります。生物多様性条約(CBD)と呼ばれている国際条約がそれで、日本も中国も締約国になっています。このCBDの基本原則は、一として、「遺伝資源」に対し、その存在している国に「主権」を認めること、二として、その遺伝資源を採取・取得するには、事前に主権を有する国の機関等の「同意」を取っておくこと、三として、その遺伝資源を利用して儲かった場合、当該資源の主権を有する国に「利益を配分」することです。日本は、利用して、儲ける側の国ですから、CBDの下でも、三原則の順守については、原則の範囲内で消極的な立場を取っています。これに対して、アジア諸国は、資源の主権を有する国ですから、微生物や植物を含む遺伝資源の海外への持ち出しについては、様々な制限をかけており、CBDの下で積極的にその権利を主張しています。中国は、漢方薬のメッカであるように、遺伝資源の主権を有する国であると同時に、その利用国でもあり、二つの帽子を被っています。

その中国の特許法は、遺伝資源の「主権」を有する国の立場を鮮明にしています。2008年の中国特許法の改正の際、日米は強硬に反対の立場だったのですが、中国は遺伝資源を利用した発明について新たに二つの条文を盛り込みました。先ず、遺伝資源を利用した発明については、特許出願の明細書に、その採取場所等の由来を記載すること(特許法26条5項)、そして、CBDの原則の考え方を反映して、中国国内の遺伝資源に基づく発明については、その取得・利用の段階で、中国の法規制に違反して取得・利用した遺伝資源をもとに完成した発明は、特許が付与されない旨(同5条2項)、規定しています。前者の規定は、当該遺伝資源の由来が中国の国内であろうが国外であろうが、関係なく、特許出願の明細書にその由来の記載が必要で、その記載がされていない出願は拒絶されます。他方、後者の規定は、当該遺伝資源の由来が中国国内である場合のみが対象であり、中国国外に由来する遺伝資源には適用されませんが、その違反は、審査の段階で拒絶理由となり、特許されないばかりか、たとえ、特許として成立したとしても、あとで違反が発覚した場合には、特許が無効となります。従って、中国が主権を有する遺伝資源(例えば中国産の漢方植物や微生物)について、中国の法規制が定める手続きを踏まずに、勝手に採取・取得して国外に持ち出し、それを用いて研究し、そのことによって生まれた発明について、中国に特許を出願したとしても、特許は認められません。また、たとえ特許が成立したとしても、爾後に、遺伝資源の採取・取得に関し、中国の法規制が定める手続きを取っていなかったことが発覚した場合には、特許は無効となります。

僕は、資源の拠出国と事前にきちんと話し合って、手続きを踏んだ上で、しかも、利益配分も合意をした上で、R&Dを開始すべきとのスタンス、そうすることによって、資源国から遺伝資源の入手をしやすくすべき、との立場なので、中国の特許法の構成については、違和感はあまりないのですが、ここは議論のある所だと思います。

中国特許法は全体で僅か76条しかないのですが、その中に、販売段階での不正行為、例えば、特許品でもないのに特許品として販売する等の特許の偽称行為について、行政機関の調査権限、及びその処罰に関し事細かに定めている規定が存在しています(63条、64条)。遺伝資源の不正入手に関する規定は、いわば、R&D段階での不正行為について、これを特許の無効理由としているとも捉えることが出来るように思います。日本的にはとても考えにくい低いレベルの不正行為が販売段階に限らず、横行している、といった背景があり、それを如何に、変えていくか、特に、中国がR&D投資に傾斜しだした今、正に、分岐点にあるように思います。