日本の総理大臣が7年ぶりに中国を公式訪問した10月26日、52本の協力覚書が交換されました。
そのうちの一件として、富士フイルムと中国の浙江海正との、抗インフルエンザ薬「アビガン」に関する提携の覚書があります。

臨床データの提供
富士フイルムは、これまで蓄積してきた「アビガン」の臨床データ等を、浙江海正ほか、中日友好病院と国家緊急防控薬物工程技術研究中心に提供します。

注射剤の開発
富士フイルムと海正薬業は、「アビガン」の有効成分を用いて、重症インフルエンザ患者などを対象とした注射剤の開発を検討します。

すでに2016年6月には、富士フイルムは浙江海正に対して、「アビガン(有効成分ファビピラビル)」の開発・製造・販売の権利を与えており、今回は内容を一部拡大しただけのものとなっています。
しかし、首脳会談にて発表される52件の中にこの案件を含めたということは、日中双方で医薬品開発を重視していることの表れと言えます。

尚、海正のトップの白董事長は、11月8日に退任の発表をしました。長期に亘り海正を率いてきた71歳の白董事長の今回の退任は様々な憶測を呼んでいますが、最後の置き土産として、この日中間の協力拡大を残してくれたと言えるのかも知れません。

新製品を生み出す為に必要とされる基礎技術がより広範に、そして、より高度になってきており、これら全ての基礎技術を自社で開発・獲得し、単独で新製品の創出をしていくことは、非常に難しい時代になってきています。そこで、世界的な潮流として、オープン・イノベーションという概念が形成されています。中国は、「世界の工場」としての地位を基盤に、「世界における重要な商品・サービス市場」としての位置づけの認識が深まり、今後は、「世界の研究開発基地」としての飛躍が期待されているところです。そういった環境下、中国でも、他の会社・組織と連携しつつ新製品の創出を図る、オープン・イノベーションを積極的に図っていく必要性があると言われています。
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日本側の声として、中国企業とライセンス契約を締結して、特許・ノウハウ技術のライセンスを許諾したけれど、一向に契約通りに履行してくれない。ライセンス契約上、中国企業(ライセンシー)から支払われる契約金(upfront money)も日本側の銀行に入金されるまで、果たして支払ってくれるのか否か、読めない、そういった不審の念を抱かれている方も多いと思います。然しながら、そもそも、契約の締結に至るまでに、日本側から契約条件の一方的な押し付けといったようなことは無かったでしょうか? 中国の法制度をきちっと理解した上で、契約交渉がなされたでしょうか? それを知っていれば、同じ条件を別角度から契約に落とし込んでいったかも知れません。今回は、先ず、中国企業とのライセンス契約に適用される中国法の概観、及び、契約登録制度について説明した上で、次回以降のテーマに繋げて、中国企業がキッチリと履行できるような契約の締結する為の道筋を探っていきたいと思います。
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1.発明の場所と日本・米国特許法

日本国内の研究所等で生まれた発明は、どこの国で最初に特許出願をしようと、これは、出願人の勝手です。米国の企業が、日本にある研究機関に研究を委託して、そこから発明が生まれたと仮定しましょう。米国企業と日本の研究機関の両者間の契約で、当該委託研究から生まれた発明は米国企業に帰属すると合意していれば、米国企業は、当該発明を自己の名義で特許出願して権利化することができます。その際、米国企業は、最初の特許出願を、日本でするのか、それとも米国でするのか、自己の都合で、自由に決定することが出来ます。

一方で、米国国内で生まれた発明については、米国特許法の下で、先ず、米国での出願が求められます。それを望まず、海外(例えば日本)で先に出願したい場合には、米国特許庁に発明の内容を説明する書類を提出して、先に海外出願することの許可をとる必要があります。

2.中国国内で生まれた発明と中国特許法

では、中国国内で生まれた発明については、中国特許法の下では、どの様な取り扱いを受けるでしょうか? 米国の制度と同様です。中国で先ず、特許出願を済ませていれば、その後に海外(中国国外)に出願することができます。然しながら、海外で先に特許出願しようとする場合には、中国特許庁に秘密審査を請求し、事前の許可を得る必要があります(中国特許法§20)。中国国内で生まれた発明が武器等の国防に関わる発明、又は中国の国益に重大な影響を与える発明の場合には、中国の制度上、国防特許出願又は秘密特許出願と認定され、国益保護の為に出願は公開されません。当該発明に該当するか否かは、秘密審査という手続きを経て確認されます。ここで、もし、自由に海外出願を認めると、それによって申請された海外の出願が自動的に公開され、秘密が守られなくなってしまうことに繋がるので、このような制度をとっているとされています。もし、中国特許庁の事前許可を得ずに海外出願した場合、その後、当該海外出願に基づいて出願された対応の中国出願は、特許されませんし(§20④)、たとえ特許されたとしても無効となりえます(§45、実施細則§65)。

3.中国で生まれた発明への出願対応

さて、日本の企業が米国の研究機関と組むことによって米国国内の研究所等で生まれた発明については、米国特許法の要請に従って、米国で最初の特許出願をすることについては、あまり、抵抗感がないと思います。一方で、中国で生まれた発明については、最初に中国へ特許を出願するとなると、それは、中国語での出願となり、心理的な?抵抗もあるかもしれません。

一つの例ですが、日本企業が自社の新製品の特性についての試験データを取得する目的で中国の研究受託機関に試験を委託した場合を例にとって考えてみましょう。日本企業及び中国の研究受託機関の間で事前に委託契約を取り交わし、その中で、当該研究機関が試験の実施により生まれたデータの所有権は、研究費を負担している委託側(日本企業)に帰属させる、と定めていくのが、一般的な手法だと思います。その場合、当該日本企業が中国で生まれたデータをそれ以降に提出される特許出願の実施例に何らかの形で盛り込んで使用する場合、すこし、微妙な問題が含まれます。中国側に研究を委託する前に日本側で発明の構想が練られた上で、そのデータ取りのみを中国の研究機関の研究テクニシャンに依頼する場合、中国テクニシャンは発明者として認定されないでしょうから、そのデータは中国国内で完成した発明には該当せず、問題は起こりません。しかしながら、中国側の研究テクニシャンが発明者と認定され、日本側の研究者との共同発明が成立する場合はどうか、それは、貢献度の問題で、中国側の発明者の貢献度が比較して高ければ、中国国内で完成した発明とされます。その場合には、たとえ当事者間の契約によって、当該発明が日本側に帰属すると定められていたとしても、上記の§20に従った処理が必要となります。即ち、先に中国で特許出願をするか、それを望まない場合、中国で秘密審査を受けてから海外(日本)出願をせねばならないことになります。

日本企業が自己に関わる発明で、それが米国国内の研究機関等で生まれた発明を特許出願する場合には、米国の発明者と自己が指名する米国の特許専門家の間で直接、議論してもらった上で出願明細書を作成、日本側がその明細書の英文版をチェックした上で、米国特許庁に特許出願する、そういった仕事の仕方をすることになっているでしょう。さて、今後、日本企業にとって、自己に関わる発明で、それが中国の研究機関で生まれた発明、即ち、中国産の発明が多く生まれてくることが予想されます。その中国産の発明の特許出願をする場合を想定して、中国の研究者と中国の特許専門家の間で中国語の出願明細書を作成、それを日本側がチェックする、そういった体制を早く作っていくことを考える必要があると思います。日本には、中国人の特許専門家、少なからずいらっしゃいますが、中国には日本人の特許専門家、限られているといった印象です。いつやるの?今でしょ!

以上

1.特許を受ける権利と権利帰属

前回No.2では、職務発明の日中間の視点の違いを採り上げ、職務発明に関わる権利は、日本の特許法では発明者に帰属、一方、中国では発明者が所属する企業に帰属するとされていることに始まり(特許法§6)、発明者への報奨金等の支払いの考え方の説明をしました。ここで、職務発明に関わる権利と表現しましたが、この権利は、日本の特許法では「特許を受ける権利」と呼ばれています。会社で発明が生まれた場合、日本では、会社は、発明者から職務発明についての「特許を受ける権利」の譲渡を受けた上で、当該権利に基づいて、自己の名義にて、日本を含む各国に特許出願をします。会社は、「特許を受ける権利」を有する特許出願人として、各国特許庁で審査を受けます。 特許要件を満たしていると判断されれば、特許権が付与されて、会社は、特許出願人から特許権者へと立場が変わります。

このように「特許を受ける権利」は、発明者が発明を完成した時に生まれ、特許出願後、審査を経て、特許権が成立するまでを指す権利です。 さて、中国では、どうでしょうか?中国では、発明者が発明を完成した時に生まれる権利は「特許出願することが出来る権利」(申请专利的权利)です。 当該権利は、会社に原始的に帰属しますが、会社が特許出願をすれば、それ以降は、「特許出願権」(专利申请权)と呼ばれます。そして、特許が成立後は、日本同様、「特許権」です。 このように日本の「特許を受ける権利」は、中国では、二分した概念となり、前半の発明完成から特許出願までを「特許出願することが出来る権利」(特許法§6)、後半の、特許出願後、特許成立までを「特許出願権」(§10、§15)と呼びます。

発明は色々な枠組みから生まれますが、自社の研究所でなす自社研究、第三者との共同研究、第三者への委託研究(例えば、公的な研究機関、CRO等の研究受託企業への研究の委託)から生まれることが想定されます。其々の場合、法律上、当該発明の「特許を受ける権利」がどこに帰属することになるのか、を、我々は、押さえておくことが重要です。それが自社にとって不都合な場合に、相手方との契約によって、法律に従った帰属関係に修正を加えて、自己の有利なように、例えば、自社に帰属すると、契約で規定していくことが必要になってきます。

2.権利帰属 / 中国特許法

1)職務発明と権利帰属

中国法の下では、法律上、自社研究の場合(日系の中国子会社を含めた中国の企業が中国国内で研究する場合)、自社研究者の職務発明についての「特許出願することが出来る権利」は会社に帰属します(特許法§6)。 企業経営の視点に立てば、中国国内で自社研究を行う場合、職務発明である限りは、会社に帰属するので、権利の帰属については特段の問題なし。

2)共同研究と権利帰属

次に、中国で第三者と共同研究を実施する場合、法律上は、原則、両者の共有とされているものの、一方の会社の研究者のみが、発明の創造性(日本の進歩性の概念)の創出に寄与し、他方の会社の研究者の寄与がなく、ある一つの発明が完成した場合は、当該発明者を出している会社のみに権利が帰属するとされています(特許法§8、契約法§340)。 一方で、中国法には、当事者が共同研究契約等の中で、権利の帰属について規定したような場合には、当事者の合意が優先する旨、定められています(特許法§8)。従って、契約当事者の意向として、発明がどちら側の会社の研究員によって完成されようとも、特許権を両者の共有ということにしたいのであれば、若しくは自社で100%の権利を取得したいのであれば、その旨、両者間で合意し、契約で規定する必要があり、また、法律上も、当該合意が優先します。

3)研究委託と権利帰属

次に、中国で第三者の研究機関に研究を委託する場合、たとえ、委託者が研究費等の資金の全額を負担し、更には基礎となる関連情報・データを提供したとしても、受託者の研究者のみが発明者と認定されるような仕事をして新たに発明が完成されたような場合、法律上は、当該発明についての「特許出願することが出来る権利」は、発明を完成したもの、即ち、受託者に帰属することになります(特許法§8、契約法§339)。 しかしながら、当事者間にとって、それが不都合な場合、両者の契約によって、これと異なった権利帰属関係を約定することは、法律上、許されています。ですので、研究を中国の企業に委託する際、日本側が、中国の企業に対し当該研究をするに十分な資金を委託研究費として支払う場合には、日本側は、当然、「特許出願することが出来る権利」(特許を受ける権利)を含む成果物は日本側に100%帰属すると理解しているでしょうから、その旨、契約に明確に規定しておく必要があります。何も規定していなければ、発明をなした者、即ち、受託者の物となり、委託者は一切の権利を有しません。

中国では、1980年代以前は、全ての研究、発明は、国の計画経済に基づいて、国家が各研究機関に資金を提供し、一種の委託研究の形で、即ち、国が研究機関に研究を委託する形で、“全て”の研究がなされていました。もし、法律によって、研究の成果としての発明についての「特許出願することが出来る権利」は委託者に帰属する旨、定めてしまうと、全ての特許権が委託者としての国に帰属することになってしまします。それを避けるために、実際に発明をなした者、即ち、受託者に発明の権利を帰属させるとの原則が法律に明記されている、と、その歴史的な背景が説明されています。ただ、前記したように、これは、あくまでも、当事者間で、権利の帰属について契約で定めていなかった場合の話であり、契約で、権利は委託者に帰属すると定めてしまえば、当該当事者間の合意が優先します。

4)日中間の共同研究・研究委託契約に於ける権利帰属の規定

日本側が中国側に研究を委託する場合、様々な枠組みがあると思います。例えば、日本側で発明が完成しており、商品化に向けた実証データを取る(既に見出されて発明が完成している新規医薬化合物について、動物でのGLP毒性データを取る)といった場合、実証データは生まれても、発明が生まれることは、想定されていません。その場合、万一、発明が生まれたとしましょう。委託契約にその所有権の帰属について何ら定めがなければ、日本側が発明の創造性の創出に何ら寄与がない場合(日本側の研究者が発明者として認定されないような場合)、法律上、発明の「特許出願することが出来る権利」は、中国側に帰属することになります。 また、委託研究の目的となる当該データの帰属についても、契約に何ら約定がない場合、中国側が委託者と同等の使用権等を有することになります(契約法§341)。研究資金を全額、日本側が負担する場合であっても、何ら契約上の規定がない場合、中国側が当該発明の所有権を握り、且つ、データについては一定の使用権を有することになりますので、この点、留意して契約で、権利帰属・使用権について、明確に定めておく(日本側に帰属すると定める)必要があります。この点は、日本国内取引の実務でも当たり前のことだと思います。

尚、中国の企業・研究機関と日本企業間の委託研究契約、共同研究契約の準拠法が日本法の場合、上記の中国法の考え方の適用はないとも言えますが、中国企業・研究機関との契約の基本条件の枠組みの協議・ネゴ―シエーションに当たって、中国側の発想の出発点はどこにあるのかを知っておくことは、円滑に最終合意に持ち込む為にも非常に重要です。また、準拠法が契約交渉の最終段階で交渉の結果として、日本法でなく中国法が採用されるような場合も想定しておく必要があり、共同研究等の契約の1stドラフトの段階から、中国法の枠組を理解した上で、起案していくことが重要だと思います。また、共同研究契約を締結するにあたって、日本側から中国側への技術の導入が含まれている場合、更には共同研究の対象となる技術が中国政府が技術の導出入に規制をかけている特定の技術分野に関わるようなには、中国政府・商務局への届出が必要な場合もあるので、あらゆる場合を想定して、権利の帰属については、契約に明示的に規定しておくことが肝要です。

従来、日本企業は、日本・欧米の企業・研究機関のサイエンス・技術レベルの高さを反映して、共同研究の相手先は、日系、欧米系の企業であることが多く、共同研究契約の基本条件等の枠組みも、日本法、英米法の環境下に、思考していけば良かったように思います。然しながら、中国の企業・研究機関のサイエンス・技術面での台頭が予想される中、中国の企業・研究機関の存在も無視しえない時代が近づいてきており、中国法・規制、中国ビジネス環境下での制約等を視野に入れて考えていく時期に入ってきているように思われます。尚、共同研究の枠組み、更には、ライセンス契約下での研究開発活動の成果としての発明が日本側と中国側の共有、との合意がされることがありますが、特許権の共有について、日中間に考え方の違いがありますので、次回以降に説明したいと思います。